Kosten eines Patentanwaltes sind in der Regel in einem markenrechtlichen gerichtlichen Verfahren nicht zu erstatten

Ein Patentanwalt vertritt Mandanten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, insbesondere bei Patentrecht, Gebrauchsmustern, Designs, Marken, etc..

Der Schwerpunkt einer Tätigkeit eines Patentanwaltes liegt in der Vertretung vor den Patent- und Markenämtern. Ein Patentanwalt ist kein Rechtsanwalt, sondern hat eine naturwissenschaftliche oder technische Hochschulausbildung sowie eine juristische Zusatzausbildung.

Ein Patentanwalt darf allein nicht vor Gericht auftreten. Ein Patentanwalt darf jedoch Abmahnungen aussprechen, die sich in der Regel auf gewerbliche Schutzrechte beziehen.

Wird nach einer Abmahnung keine Unterlassungserklärung abgegeben und werden Ansprüche dann gerichtlich geltend gemacht, kann ein Patentanwalt an einem gerichtlichen Verfahren mitwirken.

Die Mitwirkung wird in der Regel in der Klageschrift oder im Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung durch den Rechtsanwalt, der den Abmahner vertritt, angezeigt.

In § 140 Abs. 4 Markengesetz heißt es:

„Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwaltes in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwaltes zu erstatten.“

Durch die Beziehung eines Patentanwaltes können sich die Anwaltskosten der Seite der Partei, auf der der Patentanwalt tätig ist, verdoppeln. Angesichts dessen, dass die Streitwerte im Markenrecht häufig sehr hoch sind, geht es um erhebliche Kosten.

Ganz so einfach ist es in der Praxis jedoch nicht:

Sowohl der Bundesgerichtshof (BGH Kosten des Patentanwaltes I – VII) wie aber auch der Europäische Gerichtshof haben die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Patentanwaltes in einem gerichtlichen Verfahren erheblich eingeschränkt. Erstattungsfähig sind nur die Kosten, die für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendig gewesen sind.

Während es früher so war, insbesondere vor der EuGH-Rechtsprechung, dass die Kosten eines Patentanwaltes nach § 140 Abs. 3 MarkenG ohne Prüfung der Notwendigkeit als erstattungsfähig angesehen wurden, werden die Kosten eines Patentanwaltes in einem Verfahren heutzutage nur noch dann festgesetzt, wenn sie tatsächlich notwendig waren.

Ob die obsiegende Partei in einem Rechtsstreit die Kosten eines Patentanwaltes mit geltend macht, ergibt sich aus dem sogenannten Kostenfestsetzungsantrag. Der Kostenfestsetzungsantrag führt dann zu einem Kostenfestsetzungsbeschluss, in dem die Kosten des Rechtsstreites entsprechend der Quote einschließlich der Gerichtskosten der unterliegenden Partei aufgegeben werden. Aus einem Kostenfestsetzungsbeschluss kann dann die Zwangsvollstreckung betrieben werden, wenn der Betrag nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung einschließlich Zinsen gezahlt wird.

Was ist für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendig?

Zunächst ist es notwendig, dass der Patentanwalt tatsächlich mitgewirkt hat an dem gerichtlichen Verfahren.

Der reine Hinweis der Mitwirkung eines Patentanwaltes z.B. in einer Klageschrift, reicht nicht aus.

Gerade im Markenrecht nimmt die Rechtsprechung an, dass die Mitwirkung eines Patentanwaltes in der Regel nicht notwendig sei.

Während es früher den Patentanwälten oblag eine Recherche, z.B. zu Marken vorzunehmen, ist dies heutzutage durch die Register der Ämter im Internet unproblematisch auch Rechtsanwälten möglich. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich bei dem Rechtsanwalt auf der Klägerseite für den Markeninhaber um einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz handelt (BGH, Kosten des Patentanwaltes IV). Die Kosten eines Patentanwaltes sind vereinfacht gesagt nur dann erstattungsfähig, wenn es sich um naturwissenschaftliche oder technische Sachverhalte handelt.

Jedenfalls sind Rechtsanwälte, die über eine besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen, in der Lage, Mandanten ohne Hinzuziehung eines Patentanwaltes in kennzeichenrechtlichen Angelegenheiten umfassend zu beraten, so der BGH.

Dies gilt auch bei komplexen Angelegenheiten.

Es ist somit immer Vorsicht geboten, wenn in einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung oder einer Klage im Markenrecht, häufig eher versteckt in einem Nebensatz, die Beiziehung eines Patentanwaltes erwähnt wird.

In diesen Fällen sollte dann spätestens im Rahmen der Kostenfestsetzung genau geprüft werden, welche Kosten die obsiegende Partei geltend macht.

Die Beträge, um die es gehen kann, sind erheblich.

Ich berate Sie bei einer Abmahnung, einer einstweiligen Verfügung oder bei einer Klage im Markenrecht.

Zu mir und meiner Tätigkeit:

Ich berate als Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz in meiner Kanzlei Internetrecht-Rostock.de tagtäglich Abgemahnte wie Sie und verfüge daher über Erfahrung aus einer Vielzahl von Abmahnverfahren.

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Johannes Richard
 Rechtsanwalt
 Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz