Kosten eines Patentanwaltes sind in einem markenrechtlichen gerichtlichen Verfahren nicht immer zu erstatten

Mitwirkende Patentanwälte

Patentanwälte unterstützen ihre Mandanten bei ganz unterschiedlichen Fragestellungen mit Bezug zu Schutzrechten wie Patent, Gebrauchsmuster, Design und Marke. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt insoweit auf Recherchen in Registern zur Vorbereitung der Anmeldung von Schutzrechten und den Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Anmeldung von Schutzrechten und anschließenden Verfahren bei den Patent- und Markenämtern.

Ein Patentanwalt ist kein Rechtsanwalt, sondern hat eine naturwissenschaftliche oder technische Hochschulausbildung sowie eine juristische Zusatzausbildung. Vor diesem Hintergrund können Patentanwälte eine Abmahnung aussprechen, die sich in der Regel auf gewerbliche Schutzrechte bezieht. Wird zu einer entsprechenden Abmahnung keine Unterlassungserklärung abgegeben und werden die Ansprüche dann gerichtlich geltend gemacht, können die Patentanwälte an dem gerichtlichen Verfahren mitwirken. So kommt es also, dass Anwälte in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes in der Klageschrift oder im Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung mitunter die Mitwirkung von Patentanwälten anzeigen.

Und was ist mit den Kosten mitwirkender Patentanwälte?

Wenn Patentanwälte an Verfahren mitwirken, dann stellt sich natürlich die Frage nach den Kosten. In § 140 Abs. 4 Markengesetz heißt es:

„Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwaltes in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwaltes zu erstatten.“

Durch die Mitwirkung eines Patentanwaltes können sich die (Gesamt-)Anwaltskosten der Seite, auf der der Patentanwalt tätig ist, verdoppeln. In Anbetracht der Tatsache, dass die Streitwerte im Markenrecht häufig ohnehin schon recht hoch sind, geht es in diesen Fällen dann um durchaus erhebliche Mehrkosten. Kein Wunder also, dass in der Vergangenheit um die entsprechenden Kosten immer wieder recht engagiert gestritten wurde.

Sowohl der Bundesgerichtshof (BGH, Kosten des Patentanwaltes I – VII) als auch der Europäische Gerichtshof haben die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Patentanwaltes in einem gerichtlichen Verfahren erheblich eingeschränkt. Erstattungsfähig sind nur die Kosten, die für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendig gewesen sind.

Während es früher so war, insbesondere vor der EuGH-Rechtsprechung, dass die Kosten eines Patentanwaltes nach § 140 Abs. 3 MarkenG ohne Prüfung der Notwendigkeit als erstattungsfähig angesehen wurden, werden die Kosten eines Patentanwaltes in einem Verfahren inzwischen nur noch dann festgesetzt, wenn sie tatsächlich notwendig waren. Es lässt sich erahnen, um welche Frage nunmehr häufig gestritten wird:

Was ist für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendig?

Zunächst ist es notwendig, dass der Patentanwalt tatsächlich mitgewirkt hat an dem gerichtlichen Verfahren. Klingt wie eine Selbstverständlichkeit, aber in der Vergangenheit war mitunter durchaus fraglich, ob der Patentanwalt tatsächlich mitgewirkt hatte, z.B. wenn der Fall denkbar einfach gelagert war und der Patentanwalt nicht einmal durch eine Unterschrift seine Mitwirkung dokumentiert hatte. In diesen Fällen ließ sich argumentieren, dass der reine Hinweis der Mitwirkung eines Patentanwaltes z.B. in einer Klageschrift nicht ausreicht. Und auch sonst ist die Rechtsprechung strenger geworden: Gerade im Markenrecht nimmt die Rechtsprechung an, dass die Mitwirkung eines Patentanwaltes in der Regel nicht notwendig sei. Während es früher eine der ureigensten Aufgaben von Patentanwälten war, Recherchen z.B. zu Marken vorzunehmen, ist dies heutzutage durch die Register der Ämter im Internet unproblematisch auch Rechtsanwälten möglich. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich bei dem Rechtsanwalt des Markeninhabers um einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz handelt (BGH, Kosten des Patentanwaltes IV). Rechtsanwälte, die über eine besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen, sind in der Lage, Mandanten ohne Hinzuziehung eines Patentanwaltes in kennzeichenrechtlichen Angelegenheiten umfassend zu beraten, so der BGH. Dies gilt auch bei komplexen Angelegenheiten.

Augen auf im Kostenfestsetzungsverfahren!

Es ist immer Vorsicht geboten, wenn in einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung oder in einer Klage im Markenrecht, häufig eher versteckt in einem Nebensatz, die Mitwirkung eines Patentanwaltes erwähnt wird. In diesen Fällen sollte dann spätestens im Rahmen der Kostenfestsetzung genau geprüft werden, welche Kosten die obsiegende Partei geltend macht. Die Kosten eines Patentanwaltes sind vereinfacht gesagt nämlich nur dann erstattungsfähig, wenn es um die Klärung naturwissenschaftlicher oder technischer Sachverhalte geht.

Ob die obsiegende Partei in einem Rechtsstreit die Kosten eines Patentanwaltes mit geltend macht, ergibt sich aus dem sogenannten Kostenfestsetzungsantrag. Werden die Kosten mit dem Kostenfestsetzungsantrag geltend gemacht und vom Gericht durch Kostenfestsetzungsbeschluss festgesetzt, können die entsprechenden Kosten gegebenenfalls im Wege der Zwangsvollstreckung beigetrieben werden, wenn der festgesetzte Betrag nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung einschließlich Zinsen gezahlt wird.

Sie haben eine markenrechtliche Abmahnung, einstweilige Verfügung oder Klage erhalten?

Wenn Sie Post wegen des Vorwurfs einer Markenrechtsverletzung erhalten haben, sprechen Sie mich einfach an! Ich berate Sie zur Rechtslage und zu den Möglichkeiten des weiteren Vorgehens. Natürlich erhalten Sie von mir auch konkrete Empfehlungen im Hinblick auf die geltend gemachten Kosten, und zwar insbesondere, wenn es um die Mitwirkung von Patentanwälten geht.

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Andreas Kempcke

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für IT-Recht

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