Abmahnung der Kanzlei Zierhut IP wegen Markenrechtsverletzung: FRIDA KAHLO oder FRIDA

Derzeit erreichen uns Abmahnungen der Rechtsanwaltskanzlei Zierhut IP, einer Intellectual Property Boutique aus München, die im Namen der FRIDA KAHLO CORPORATION, Panama City, PA Abmahnungen wegen angeblicher Markenrechtsverletzungen verschickt.

In den Abmahnungen wird vorgegeben, der Adressat der Abmahnung habe die Markenrechte an dem Zeichen „FRIDA KAHLO“ und oder „FRIDA“ verletzt, die sich die Frida Kahlo Company in das Register des EUIPO als Wortmarke habe eintragen lassen. Sie genieße daher absoluten Schutz für das „FRIDA KAHLO“ und oder „FRIDA“.

Diese Marken verwende sie für ihre Produkte im Bereich der Bekleidung, sowie für Fotografien, welche Frida Kahlo oder ihre Werke darstellen. Da der Adressat der Abmahnung eben solche identische oder ähnlichen Produkte unter dem Zeichen „FRIDA KAHLO“ und oder „FRIDA“ vertreiben würde, bestehe eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr, die zu einer  Markenverletzung führt.

 Mit der Abmahnung fordert die Frida Kahlo Company den Abgemahnten zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf. Die Unterlassungserklärung verbietet die Nutzung der Marken „FRIDA KAHLO“ und oder „FRIDA“ für die Zukunft. Ferner habe man Auskünfte zu erteilen über den erzielten Umsatz und Erlös, gewerbliche Abnehmer, Art und Umfang der getätigten Werbung, sowie eine Erklärung, dass eine Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach anerkannt wird. Zum anderen werden 1,5 Anwaltsgebühren für die Abmahnung auf Basis eines Streitgegenstandswertes i. H. v. 250.000 Euro gefordert.

Im Interesse einer zügigen Erledigung wäre man bereit, die Angelegenheit insgesamt (also auch im Hinblick auf den geltend gemachten Auskunfts- und Schadensersatzanspruch) als erledigt zu betrachten, wenn binnen einer Frist neben der Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung Abmahnkosten in Höhe von 2.616,90 Euro gezahlt werden. Dies entspricht einer 1,3 (anstelle 1,5) Gebühr aus einem Streitwert von 187.500,00 Euro (anstelle 250.000,00 Euro). Zugleich wird damit gedroht, dass weitere Kosten hinzukommen können, etwa Gerichtskosten.

Aber liegt überhaupt eine Markenrechtsverletzung vor?

Gem. § 14 MarkenG liegt u. a. eine Markenverletzung vor, wenn jemand ein mit der Marke eines anderen identischen Markenzeichens im geschäftlichen Verkehr für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen benutzt oder wenn jemand ein ähnliches Markenzeichen für identische Waren und Dienstleistungen benutzt. In diesen Fällen ist es insbesondere untersagt, das Markenzeichen auf Waren oder ihrer Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen Waren oder Dienstleistungen anzubieten, Waren ein- oder auszuführen und mit dem Zeichen zu werben.

Wie sollte man sich verhalten?

Zunächst sollte man die Abmahnung prüfen lassen. Die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung enthält zahlreiche Punkte, die gestrichen werden sollten. Auch sind Fälle vorstellbar, in denen der Verkäufer nicht gewerblich auftritt. Dann liegt bereits keine Markenrechtsverletzung vor. „Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr ist jede wirtschaftliche Tätigkeit auf dem Markt, die der Förderung eines eigenen oder fremden Geschäftszwecks zu dienen bestimmt ist“, d. h. es verlangt eine Teilnahme am Erwerbsleben durch Wahrnehmung eigener oder fremder Geschäftsinteressen und nimmt auf diese Weise den privaten Bereich von Verletzungsansprüchen aus (vgl. Fezer, Markenrecht, 4 Auflage 2009, § 19 MarkenG).

Sollte die Abmahnung berechtigt sein, sollte eine modifizierte Unterlassungserklärung abgegeben werden. Dann sollte versucht werden, den Schaden zu begrenzen, in dem man Verhandlungen mit der Gegenseite aufnimmt.

Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Wir haben jahrelange Erfahrung sowohl im Markenrecht als auch im Strafrecht. Wir helfen Ihnen gerne.

Ihr Rechtsanwalt Kai Jüdemann