Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung: Was ist zu tun?

Produktpiraterie, unerlaubter Verkauf von Markenprodukten, Werben mit Markennamen für No-Name-Produkte: Diese und noch weitere Fälle sind für Markeninhaber sowohl ärgerlich als auch teuer – denn dadurch entstehen meist auch finanzielle Verluste. Um Verstöße zu unterbinden, können betroffene Markeninhaber Abmahnungen versenden. Was das genau bedeutet, was Abmahnende dabei zu beachten haben und was jemand tun kann, der abgemahnt wird, erfahren Sie hier.

Abmahnung im Markenrecht: Was ist das?

Ein Markeninhaber kann sich das alleinige Recht an seiner Marke sichern, indem er sie beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) anmeldet. Zu den alleinigen Rechten gehört die Nutzung, die Veröffentlichung sowie die Vermarktung der eingetragenen Marke.

Bei unerlaubter Nutzung der identischen oder ähnlichen Marke für ein ähnliches oder identisches Produkt bzw. eine Dienstleistung durch einen Dritten sowie der Anmeldung einer ähnlichen oder identischen Marke kann der Rechteinhaber gegen den Verstoß vorgehen. Dies erfolgt meist in Form einer Abmahnung. Ihr anhängend wird zudem eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ausgegeben.

Wann (k)eine Markenverletzung vorliegt

Wann eine Markenrechtsverletzung oder ein Verstoß gegen das Markenrecht gegeben ist, definiert § 14 Markengesetz (MarkenG) in einer abschließenden Liste:

• Nutzung im geschäftlichen Verkehr: Bei einem abmahnfähigen Verstoß muss es sich um eine geschäftliche Handlung handeln. Das bedeutet, dass eine rein private Nutzung nicht abgemahnt werden kann.
• Genehmigungsloser Verkauf: Die Rechte für den Verkauf einer Marke stehen ausschließlich dem Rechteinhaber zu. Das bedeutet, dass eine Genehmigung zur Nutzung durch den Markeninhaber vorliegen muss.
• Produktpiraterie und Plagiate: Werden gefälschte bzw. nachgemachte Markenprodukte oder -dienstleistungen unter identischer Marke vertrieben bzw. kommerziell erstellt, handelt es sich um eine unerlaubte Nutzung sowie strafbare Handlung.
• Verwechslungsgefahr:  Ein ähnliches Produkt, eine ähnliche Dienstleistung bzw. ein ähnliches Markensymbol kann zu einer Verwechslung führen. Dies gilt bereits als Verstoß.
• Markenmäßige Nutzung: Eigene (No-Name-)Produkte mit einer fremden Marke zu bewerben, um sich von anderen Unternehmen abzugrenzen, verstößt ebenfalls gegen Markenrechte.
• Nutzung des Markenrufs: Die Nutzung des Markennamens für unähnliche Produkte ist nicht erlaubt, da damit der Markenruf ausgenutzt oder sogar geschädigt werden kann.

Nicht markenrechtlich geschützt ist eine Marke nach § 25 MarkenG, wenn diese in den fünf Jahren seit Registrierung nur privat, gar nicht oder nur in beschreibender Funktion von Produkten oder Dienstleistungen genutzt wurde. Während der ersten fünf Jahre gilt die Benutzungsschonfrist. Das bedeutet, in dieser Zeit wird in der Regel davon ausgegangen, dass eine Nutzung durch den Markeninhaber noch erfolgen wird.

Eine Marke ist auch dann nicht mehr geschützt, wenn deren Rechte erschöpft sind, siehe § 24 MarkenG. Ebenfalls ungültig sind Abmahnungen, wenn Markeneintragungen nachweislich mit der Absicht durchgeführt wurden, eine Abmahnfalle zu generieren.

Wer darf abmahnen?

Generell hat nur der Markeninhaber das Recht, abzumahnen. In einigen Fällen ist es auch möglich, dass exklusive Lizenznehmer abmahnen dürfen. Wichtig hierbei ist ein Nachweis, der dazu berechtigt. Beim Markeninhaber ist dies beispielsweise die Markenurkunde oder ein anderer Bescheid eines Markenamtes. Um Ihre Rechte sicher einzufordern, ist es sinnvoll, eine Anwaltskanzlei zu beauftragen. Diese handelt somit in Ihrem Auftrag.

Meine Rechte wurden verletzt: Was kann ich tun?

Bei einem Verdacht auf eine mögliche Markenrechtsverletzung sollte zunächst die vermeintliche Verletzung dokumentiert werden.

Handelt es sich um eine Verletzung, sollte basierend auf der umfänglichen Beweissicherung eine Abmahnung verfasst werden. Dabei ist es wichtig, dass keine unberechtigte oder gar missbräuchliche Abmahnung erfolgt, denn diese kann im schlimmsten Fall zur Löschung der eigenen Marke führen.

Form und Inhalt einer Abmahnung im Markenrecht

Bei der Form einer Abmahnung gibt es generell keine Vorgaben. Theoretisch ist auch eine mündliche Form gültig. Allerdings kann diese nur schwer nachgewiesen werden, weshalb Abmahnungen in der Regel schriftlich erfolgen.

In einer Abmahnung sollten folgende Inhalte erfasst sein:

• Sachverhalt: Der Sachverhalt, der zu einer Abmahnung führt, muss genau dargestellt werden. Damit weiß der Rechtsverletzter, welches Verhalten zukünftig zu unterlassen ist.
• Rechtliche Begründung: Der Abmahnende muss erklären, warum es sich im rechtlichen Sinne um einen Rechtsverstoß handelt.
• Unterlassung: Eine Unterlassungserklärung wird in der Regel vorformuliert und der Abmahnung beigelegt. Sie dient dazu, dass der Abgemahnte verpflichtet wird, eine vereinbarte Strafe zu zahlen, sofern er die genannten Verstöße wieder begeht
• Androhung gerichtlicher Schritte: Um zu verhindern, dass die Unterlassungserklärung vom Abgemahnten nicht unterzeichnet wird, können gerichtliche Schritte nach einer festgelegten Frist (häufig sechs bis acht Tage) angedroht werden. Zu bedenken ist allerdings, dass Gerichtsverfahren langwierig und teuer sind. Zudem bergen sie das Risiko, dass der eigene Markenbestand gefährdet ist, was bedeutet, dass die Eintragung im Register gelöscht werden kann. Darüber hinaus entstehen im Verlustfall noch höhere Kosten.
• Auskunftsaufforderung: Mit oder nach der Abmahnung ist es möglich, den Rechtsverletzer zur Vorlage von Rechnungen, Belegen etc. aufzufordern. Aus diesen Informationen kann dann der Schadensersatz berechnet werden.
• Zahlungsaufforderung: Der Abgemahnte kann zur Zahlung von entstandenen Anwaltskosten und zu einer Schadensersatzforderung innerhalb einer angemessenen Frist aufgefordert werden. Die Zahlungsaufforderung erfolgt entweder direkt mit der Abmahnung oder im Anschluss.

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Abmahnung erhalten: Was ist jetzt zu tun?

Bleiben Sie zunächst ruhig. Ignorieren Sie aber auf keinen Fall die Abmahnung oder die vorgegebenen Fristen. Dies kann eine einstweilige Verfügung sowie einen richterlichen Entscheid ohne mündliche Verhandlung nach sich ziehen. Bevor Sie nicht die nachfolgenden Schritte befolgt haben, sollten Sie aber auch noch nichts unterschreiben oder zahlen.

Tipp: Holen Sie sich bei Unsicherheit Hilfe von einem qualifizierten Anwalt für Markenrecht. Besonders bei hohen Streitwertsummen ist rechtlicher Beistand sinnvoll. Finden Sie jetzt den passenden Anwalt!

Prüfen Sie zunächst die Abmahnung! Zu klären sind folgende Fragen:

• Sind Sie wirklich für die Rechtsverletzung verantwortlich?
• Handelt es sich tatsächlich um eine Rechtsverletzung?
• Hat der Abmahnende überhaupt das Recht, abzumahnen? Hierfür kann die Datenbanken des DPMA durchsucht werden.
• Ist die Unterlassungserklärung übertrieben?
• Sind die geforderten Gebühren für Abmahnung und Vertragsstrafe angemessen?
• Ist ein Erstattungsanspruch gültig?

Die Abmahnung ist gerechtfertigt

Beseitigung der Rechtsverletzung: Der Markeninhaber darf die Herausgabe oder Vernichtung der betroffenen Ware fordern. Voraussetzung ist, dass beispielsweise die Kennzeichnung nicht auf einfachem Weg, wie etwa durch eine Etikettenlösung, erfolgen kann. Aus diesem Grund sollte schnellstmöglich die Markenverletzung beseitigt werden. Das bedeutet, sämtliche Angebote sollten vom Markt genommen, zum Beispiel aus dem eigenen Onlineshop gelöscht oder Markenbeschriftungen vom Produkt entfernt, werden. Je nach Fall ist auch die Vernichtung oder Herausgabe notwendig.

Zahlung von Abmahnkosten: Abmahnkosten bestehen in der Regel aus den Anwaltskosten, die der Abgemahnte einfordert. Die Höhe der Rechtsanwaltskosten ist dabei im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) definiert und wird anhand des Gegenstands- bzw. Streitwertes berechnet. Bei einer gerichtlichen Einigung steigen die Abmahnkosten. Beispielsweise kommen dann noch Prozesskosten in Form von Gerichtskostens sowie Honorare für den eigenen und gegnerischen Anwalt hinzu.

Modifikation der Unterlassungserklärung: Modifizieren Sie die Unterlassungserklärung bzw. unterschreiben Sie diese. Bedenken Sie aber, dass Sie mit Ihrer Unterschrift 30 Jahre an diese Vereinbarung gebunden sind und Widerruf oder Rücktritt nicht möglich ist. Deshalb sollte die Unterlassungserklärung so formuliert sein, dass sich der Abgemahnte nicht zu mehr verpflichtet als tatsächlich notwendig. Das bedeutet, es sollten nur Fälle in der Unterlassungserklärung stehen, bei denen ein Verstoß sicher vermieden werden kann. Bei künftigen Zuwiderhandlungen ist eine Strafe in vereinbarter Höhe an den Rechteinhaber zu zahlen.

Dem Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch nachkommen: Fordert der Abmahnende den Rechtsverletzer auf, Auskünfte über Umsätze abzugeben, so ist dieser dazu verpflichtet. Dabei müssen u. a. herausgegeben werden: Anschrift von Hersteller, Lieferant und Auftraggeber sowie Infos zum Vertriebsweg und die Produktherkunft.

Zahlung von Schadensersatz: Bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem (schuldhaften) Handeln des Rechtsverletzers sowie einem entstandenen wirtschaftlichen Schaden hat der Markeninhaber das Recht, Schadensersatz zu fordern. Die Höhe ist davon abhängig, welchen Gewinn der Abgemahnte erzielt hat bzw. wie viel Gewinn dem Abmahnenden dadurch ausgeblieben ist. Alternativ können auch fiktive Lizenzgebühren angesetzt werden, die bei korrektem Nutzungsweg angefallen wären.

Die Abmahnung ist nicht gerechtfertigt

Bei einer unzulässigen Abmahnung kann diese abgewehrt werden. Dafür sollte zunächst ein Schreiben aufgesetzt werden. Dieses verweist darauf, dass der Abgemahnte den Forderungen nicht nachkommen wird, und begründet, wieso nicht. Des Weiteren können gegebenenfalls bei einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung die eigenen Anwaltskosten gegenüber dem Abmahnenden geltend gemacht werden.

Besitzt der Abgemahnte selbst die Rechte an der Marke, so ist eine negative Feststellungsklage möglich. Dabei kann eventuell gefordert werden, dass die eingetragene Marke des ursprünglich Abmahnenden aus dem Markenregister gelöscht wird.

(KGR)

Fragen und Antworten zur Abmahnung wegen Markenrechtsverletzungen